#2 Waar berusten de IE-rechten en wie mag deze exploiteren?

Door Rebecca van der Lugt, advocaat

Intellectueel Eigendom (IE) speelt in veel overnametransacties een belangrijke, soms zelfs doorslaggevende, rol. Toch zien we in onze praktijk dat IE in het due diligence-proces vaak beperkt wordt gecheckt óf pas laat in het proces aandacht krijgt. Daarom maakten we er een blogserie over.

In blog 1 gaven we al een overzicht van de belangrijkste IE-rechten die in overnametransacties een rol kunnen spelen. In deze tweede blog leggen we uit waar die IE-rechten kunnen zijn ondergebracht en wie deze mag exploiteren. Het is belangrijk om dit na te gaan voordat IE-rechten worden overgedragen. 

Ook lezen uit deze serie:

• Blog 1  | Welke IE-rechten zijn relevant bij een overname?
• Blog 3  | Overdracht van IE-rechten: juridische valkuilen en best practices
• Blog 4  | Overdracht van (rechten op) software
• Blog 5  |Overdracht van onzichtbare activa: knowhow en bedrijfsgeheimen in de M&A-praktijk
• Blog 6  | IE aandachtspunten bij commerciële contracten in overnames

In de praktijk berusten IE-rechten niet altijd bij de target, maar zijn deze ontstaan bij oprichters, (voormalige) werknemers of externe ontwikkelaars. In veel gevallen kunnen deze IE-rechten worden overgedragen, bijvoorbeeld aan een holdingmaatschappij binnen een concernstructuur. Wanneer de IE-rechten echter niet rechtsgeldig zijn overgedragen, ontstaan er lacunes in de keten van overdracht (“chain of title”). Dit kan aanzienlijke transactierisico’s opleveren.

Bovendien zien wij regelmatig dat ondernemingen, ook binnen concernverhoudingen, gebruikmaken van IE-rechten zonder dat hier een schriftelijke licentieovereenkomst aan ten grondslag ligt. Dit kan leiden tot discussie over het gebruik en de exploitatie van de IE-rechten in de toekomst.

Kortom: deugdelijk onderzoek naar de chain of title is essentieel.

IE-rechten en hun oorspronkelijk rechthebbenden

Om na te gaan wie de IE-rechten kan exploiteren, dient eerst te worden vastgesteld wie de oorspronkelijk rechthebbende is van deze rechten. Hieronder een overzicht:

Auteursrecht:

De maker van het werk is de oorspronkelijk rechthebbende. Als het werk tot stand is gebracht onder ontwerp, leiding en toezicht van een derde, wordt deze partij als maker aangemerkt. Is het werk in dienstverband vervaardigd? Dan geldt gewoonlijk de werkgever als maker, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het auteursrecht ontstaat automatisch bij creatie van het werk.

Handelsnaamrecht:

De onderneming die een handelsnaam als eerste voert, is de oorspronkelijk rechthebbende. Feitelijk gebruik van de handelsnaam is hiervoor voldoende: inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is niet vereist en geeft slechts een aanwijzing voor het gebruik.

Modellenrecht:

De ontwerper – of, bij een dienstverband, de werkgever – die een model als eerste openbaar maakt, is de oorspronkelijk rechthebbende van het niet-geregistreerd modelrecht. Hiervoor is inschrijving in het modellenregister niet vereist.

Gaat het om een geregistreerd model, dan ligt het modelrecht bij de ontwerper – of, bij een dienstverband, de werkgever – die het modeldepot in het modellenregister heeft laten inschrijven.

Merkenrecht:

De partij of natuurlijk persoon die het teken als eerste deponeert bij het merkenregister (BOIP/EUIPO/WIPO of ander internationaal register) is de oorspronkelijk rechthebbende. 

Octrooirecht:

De uitvinder – of, bij een dienstverband, diens werkgever – die de octrooiaanvraag doet bij het octrooiregister (Europees Octrooibureau, Octrooicentrum Nederland of internationaal Octrooiregister), is de oorspronkelijk rechthebbende.   

IE-rechten strategisch positioneren binnen de concernstructuur

IE-rechten zijn vermogensrechten en grotendeels overdraagbaar (de voorwaarden voor een rechtsgeldige overdracht lichten we in Blog 3 toe). Door deze overdraagbaarheid kunnen IE-rechten vaak strategisch worden gepositioneerd binnen de concernstructuur.

Veel ondernemingen kiezen er bijvoorbeeld voor om hun IE-rechten onder te brengen in een aparte holdingvennootschap, zodat de waarde geconcentreerd is. De IE-rechten zijn hierdoor minder vatbaar voor operationele risico’s zoals beslag en faillissement. In internationale concernstructuren zien we bovendien dat de IE-rechten worden verplaatst naar een buitenlandse IP vennootschap, om fiscale voordelen te benutten. Maar het is ook verdedigbaar om de IE-rechten  in de werkmaatschappij te laten, bijvoorbeeld als de dagelijkse exploitatie en R&D daar plaatsvinden.

Als de IE-rechten in één vennootschap zijn ondergebracht dienen de groepsmaatschappijen te beschikken over de toereikende licenties (bij voorkeur schriftelijk) om de IE-rechten rechtsgeldig te kunnen gebruiken. Een licentie is een schriftelijke of mondelinge overeenkomst waaruit volgt dat een partij IE-rechten tegen bepaalde voorwaarden, exclusief of niet-exclusief, kan gebruiken. Zo’n licentieovereenkomst kan ook worden overgedragen.

Waar de IE-rechten zich ook bevinden: het is cruciaal dat de contractuele en feitelijke situatie op elkaar aansluiten. Registers geven hooguit een vermoeden van eigendom en laten niet altijd de volledige werkelijkheid zien.

Let op de ‘beperkte rechten’

Behalve eigendom en licenties kunnen op IE-rechten ook beperkte rechten rusten, zoals een pandrecht en het recht op vruchtgebruik. Dergelijke beperkte rechten worden vaak gevestigd om financiering te faciliteren of zekerheid te bieden. Ze kunnen – mits het register dit toelaat – bij merken, octrooien of modellen worden aangetekend. Dit is niet nodig voor de vestiging zelf, maar wel voor derdenwerking.

Omdat een beperkt recht het hoofdrecht automatisch volgt, behoudt de pandhouder of vruchtgebruiker zijn positie als het IE-recht tijdens een overname van eigenaar verandert. Voor kopers is het belangrijk om na te gaan of zulke beperkte rechten spelen, omdat zij de exploitatie van de IE-rechten na closing kunnen beperken.

Kort en goed

Een helder inzicht in eigendom, structurering, licenties en beperkte rechten rondom IE-rechten is onmisbaar voor een overnametransactie. Alleen met een sluitende chain of title, een consistente contractuele inrichting en volledig zicht op eventuele pand- of vruchtgebruiksrechten kan een koper de waarde van de IP-portefeuille daadwerkelijk waarderen en toekomstige exploitatie garanderen. Het is dan ook van belang om de IE-positie in een overnametraject zorgvuldig te laten beoordelen door een IE-specialist.

Vragen of graag een keer sparren over uw situatie? Neem contact op met Nanda Ruyters (nruyters@bright-ip.nl) en Rebecca van der Lugt (rvanderlugt@bright-ip.nl) of bel 076-5300050.