#3 Overdracht van IE-rechten: juridische valkuilen en best practices

Door Rebecca van der Lugt, advocaat

In Blog 1 van deze blogserie gaven we een overzicht van de belangrijkste IE-rechten die in overnametransacties een rol kunnen spelen. In Blog 2 hebben we aandacht besteed aan de rechthebbende van de IE-rechten. In deze 3e blog uit de serie ‘IE & Overnames’ bespreken we de vereisten voor een rechtsgeldige overdracht van deze IE-rechten, voor zover overdracht juridisch mogelijk is.

In de praktijk bestaat vaak onduidelijkheid over de mogelijkheden en vereisten van overdracht van de verschillende IE-rechten. Het risico bij een niet-rechtsgeldige overdracht is dat de koper na closing niet beschikt over de benodigde IE-rechten voor de voorgenomen exploitatie. Denk bijvoorbeeld aan een merkrecht dat wel in de koopovereenkomst of SPA wordt genoemd, maar niet in het merkregister is ingeschreven. Of auteursrechten op de broncode van software die niet bij de target, maar nog bij de ontwikkelaar liggen.

In deze blog zetten we de belangrijkste aandachtspunten bij de overdracht van verschillende IE-rechten overzichtelijk op een rij.

Ook lezen uit deze serie:

• Blog 1  | Welke IE-rechten zijn relevant bij een overname?
• Blog 2  | Waar berusten de IE-rechten en wie mag deze exploiteren?
• Blog 4  | Overdracht van (rechten op) software
• Blog 5  |Overdracht van onzichtbare activa: knowhow en bedrijfsgeheimen in de M&A-praktijk
• Blog 6  | IE aandachtspunten bij commerciële contracten in overnames

Juridische grondslagen voor overdracht

Het is belangrijk om te inventariseren welke IE-rechten de target heeft, gebruikt, nodig heeft voor de voorgenomen (toekomstige) exploitatie. In veel gevallen zullen de relevante IE-rechten moeten worden overgedragen, voor zover dit juridisch mogelijk is.

IE-rechten hebben vaak een internationaal karakter. Het Uniemerk is bijvoorbeeld een unitair recht dat in de gehele EU geldt. Er bestaat daarentegen geen unitair goederenrecht. Om die reden is de vraag welk nationaal goederenrecht van toepassing is op de overdracht van een bepaald IE-recht, een vraag van internationaal privaatrecht. Wees ervan bewust dat internationale IE-rechten via andere nationale wetgeving mogelijk niet kunnen worden overgedragen of op een andere wijze moeten worden overgedragen dan in Nederland gebruikelijk is. In deze blog gaan wij uit van Nederlands goederenrecht.

IE-rechten zijn vermogensrechten (ex art. 3:6 BW) en geen registergoederen. Het inschrijven van IE-rechten in de daarvoor bestemde registers is geen vereiste voor een rechtsgeldige overdracht. Art. 3:83 BW bepaalt dat eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten overdraagbaar zijn, tenzij de wet of aard van het recht zich tegen overdracht verzet. Andere rechten zijn slechts overdraagbaar als de wet dit bepaalt.

Hieronder gaan we in op de overdracht van de meest relevante IE-rechten.

• Auteursrecht:

Zoals ook kort is toegelicht in Blog 1, valt het auteursrecht uiteen in:

• Exploitatierechten: exclusieve rechten van de auteur zijn werk openbaar te maken en te verveelvoudigen en;
• Persoonlijkheidsrechten: het recht op naamsvermelding, het recht zich te verzetten tegen wijzigingen, misvorming, verminking of aantasting van het werk en het recht een door hem nodig geachte wijziging aan te brengen.

Art. 2 Auteurswet (Aw) bepaalt dat de auteursrechten (exploitatierechten) vatbaar zijn voor gehele of gedeeltelijke overdracht in de zin van art. 3:84 BW of andere overgang (erfopvolging). Deze auteursrechten kunnen dus in een overname worden overgedragen.

Bij persoonlijkheidsrechten ligt dit anders. Gelet op de aard van de persoonlijkheidsrechten zijn deze niet vatbaar voor overdracht. Art. 25 lid 3 Aw bepaalt dat de maker wel afstand kan doen van het recht op naamsvermelding en het recht zich te verzetten tegen wijziging van het werk en de benaming ervan.

Van de rechten om zich te verzetten tegen verandering van de naam van de auteur en tegen misvorming, verminking of aantasting van het werk, kan de maker geen afstand doen. Ook het in de Auteurswet opgenomen portretrecht is niet vatbaar voor overdacht.

Voor de overdracht is een schriftelijke akte vereist. Hierin moet duidelijk worden omschreven welke auteursrechten (exploitatierechten) op welk werk worden overgedragen. Van belang is dat de over te dragen rechten met voldoende bepaalbaarheid worden omschreven. De schriftelijke akte moet zodanige gegevens te bevatten dat, eventueel achteraf, aan de hand daarvan kan worden vastgesteld welk recht is overgedragen.[1] Dit vereiste verdient bijzondere aandacht bij activatransacties, waarbij een grote hoeveelheid rechten in één keer wordt overgedragen.

Let tot slot ook op art. 3.28 lid 3 BVIE waarin is bepaald dat de overdracht van het auteursrecht ook de overdracht inhoudt van een eventueel bestaand modelrecht.

[1] HR 20 september 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE3381, NJ 2002/610

• Merkrechten:

Art. 2.31 BVIE bepaalt dat gehele of gedeelte overdracht of overgang van een merkregistratie of een merkaanvraag mogelijk is. De merkregistratie kan worden overgedragen voor alle waren of diensten waarvoor het is geregistreerd, of een deel daarvan. De Uniemerkenverordering kent een soortgelijke bepaling.

Voor de overdracht (onder levenden) is een schriftelijke akte vereist die in het merkregister kan worden ingeschreven om derdenwerking te bewerkstelligen ex art. 2.33 BVIE. In de praktijk bevat een overdrachtsakte vaak meer (commerciële) afspraken dan men openbaar wil maken. Om te voorkomen dat al deze afspraken zichtbaar worden door inschrijving in het merkenregister, kan ervoor worden gekozen om slechts een uittreksel van de akte in te schrijven.​​

• Modelrechten:

In artt. 3.25 – 3.27 BVIE zijn de regels omtrent de overdracht en overgang van het modelrecht opgenomen. De overdracht van Benelux modelrechten dient in een schriftelijke akte worden vastgelegd en betrekking te hebben op het gehele Benelux-gebied, anders is de overdracht nietig. Bij modelrechten die via een meervoudig depot zijn geregistreerd, kunnen de afzonderlijke rechten afzonderlijk worden overgedragen.

Zoals hierboven opgemerkt gaat dus bij de overdracht van een modelrecht het bijbehorende auteursrecht automatisch over op de verkrijger (en andersom). Het Benelux modeldepot (de aanvraag) is niet vatbaar voor overdracht. Het niet-ingeschreven Uniemodel, het ingeschreven Unimodel en de aanvraag van het Uniemodel zijn ex art. 27 Uniemodellenverordening (UModVo) en ex art. 3.25 BVIE wel vatbaar voor overdracht.

• Octrooirechten:

Art. 64 lid 1 Rijksoctrooiwet (ROW) bepaalt dat het octrooirecht en de octrooiaanvraag vatbaar zijn voor overdracht en andere overgang. Ook deze overdracht komt tot stand door een schriftelijke akte die voor derdenwerking ex art. 65 ROW dient te worden ingeschreven in het octrooiregister. Ook een octrooi of aanspraak daarop kan geheel of gedeeltelijk worden overgedragen.

• Handelsnamen:

Op grond van art. 2 Handelsnaamwet (Hnw) is een handelsnaam vatbaar voor overdracht en andere overgang (erfopvolging).

Een handelsnaam kan in beginsel alleen worden overgedragen met de onderneming die onder die naam wordt gedreven. Gelijktijdige overdracht van een handelsnaam en een onderneming is niet nodig. Wel moet de onderneming geheel worden overgedragen onder de handelsnaam en mag er niet een gedeelte van de onderneming met de oorspronkelijke handelsnaam bij de oorspronkelijk rechthebbende achterblijven.

Hoewel een schriftelijke akte niet vereist is voor deze overdracht, is dit wel sterk te adviseren. Daarnaast is inschrijving van de handelsnaam in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel geen vereiste voor vestiging van het recht en dus ook niet voor de overdracht en/of derdenwerking.

Let wel op: voortgezet en consistent gebruik van de handelsnaam is noodzakelijk voor het behouden van het handelsnaamrecht.

Let op de chain of title en beperkte rechten

Voor een geldige overdracht moet de overdragende partij beschikkingsbevoegd zijn. Daarom is het ook in een overnametransactie belangrijk om de Chain of Title (keten van overdracht) zorgvuldig te controleren. Wanneer blijkt dat de IE-rechten niet bij de overdragende partij liggen, zullen de IE-rechten niet rechtsgeldig kunnen worden overgedragen.

Ook moet worden nagegaan of op het IE-recht in kwestie beperkte rechten rusten, zoals een pandrecht of recht van vruchtgebruik. Deze beperkte rechten ‘volgen’ het hoofdrecht en gaan bij een overdracht van het IE-recht mee over. Hierover leest u meer in Blog 2 van deze serie.

Kortom

De meeste IE-rechten zijn overdraagbaar. Een rechtsgeldige overdracht vereist veelal een schriftelijke akte. Inschrijving van de akte is een daartoe bestemd register is geen overdrachtsvereiste maar wel vereist voor derdenwerking. De verkoper moet de rechthebbende zijn van het IE-recht en beschikkingsbevoegd zijn om het betreffende IE-recht over te dragen.

Een juist geformuleerde en juridisch sluitende akte is essentieel om discussies te voorkomen en de exploitatie van de IE-rechten veilig te stellen.

Vragen of graag een keer sparren over uw situatie? Neem contact op met Nanda Ruyters en Rebecca van der Lugt of bel 076-5300050.