#4 Overdracht van (rechten op) software

Door Anne de Laat, advocaat

Hoe zit het met de rechten op software, bij een overdracht? Dat leggen we uit in deze alweer vierde blog (4/6) uit de serie ‘IE en overnames’.  

Software kan één van de belangrijkste waarde-dragers van een onderneming zijn. Tegelijk is de juridische positie ervan vaak complexer dan op het eerste gezicht lijkt. Denk aan software die deels door werknemers en deels door externe developers is ontwikkeld, software onder licentie of ontbrekende broncode.

Belangrijk dus om de aandachtspunten te kennen bij de overdracht van (rechten op) software in een overnamecontext. We zetten de belangrijkste op een rij.

Ook lezen uit deze serie:

• Blog 1  | Welke IE-rechten zijn relevant bij een overname?
• Blog 2  | Waar berusten de IE-rechten en wie mag deze exploiteren?
• Blog 2  | Waar berusten de IE-rechten en wie mag deze exploiteren?
• Blog 3  | Overdracht van IE-rechten: juridische valkuilen en best practices
• Blog 5  |Overdracht van onzichtbare activa: knowhow en bedrijfsgeheimen in de M&A-praktijk
• Blog 6  | IE aandachtspunten bij commerciële contracten in overnames

• Octrooirechtelijke bescherming van software
  Zonder juiste overdracht van octrooien kan een essentieel onderdeel van de software buiten de transactie vallen

Software kan octrooirechtelijk worden beschermd, maar alleen als sprake is van een technisch effect (een zogenoemd ‘further technical effect’). Software op zichzelf is dus niet octrooieerbaar.

Controleer bij een overname:

• of de software beschermd is door een octrooi
• of deze octrooien, of de eventuele licentierechten daarop, worden overgedragen
  

• Auteursrechtelijke bescherming van software
  Alleen de rechthebbende kan software exploiteren, licentiëren of overdragen

Software kan in Nederland worden beschermd onder het auteursrecht. Dit geldt voor de broncode, objectcode en voorbereidende materialen die nodig zijn voor de ontwikkeling van de software. Ook documentatie en interfaces kunnen beschermd zijn.

Let op: het auteursrecht beschermt alleen de creatieve uitwerking van de software, niet de achterliggende ideeën of functionaliteiten.

De auteursrechthebbende heeft het exclusieve recht om de software te verveelvoudigen, openbaar te maken en aan te passen. Het auteursrecht geldt tot zeventig jaar na het overlijden van de maker.

Controleer altijd:

• of sprake is van auteursrechtelijk beschermde software
• wie de auteursrechthebbende is
  

• Databanken
  Software kan verbonden zijn met databanken die zelfstandig beschermd zijn door het databankenrecht 

Op grond van de Databankenwet komt aan de producent van een databank een eigen beschermingsrecht toe, als er sprake is van ‘een substantiële investering in de verkrijging, de verificatie of de presentatie van de inhoud van de databank’.

Controleer daarom ook:

• of sprake is van databanken
• of rechten hierop afzonderlijk moeten worden overgedragen
  

• Vereisten voor overdracht
  Een onvolledige overdracht kan direct impact hebben op de waarde van de target 

Auteursrechten kunnen worden overgedragen, maar alleen via een schriftelijke akte. Die moet duidelijk, concreet en volledig zijn.

Let in ieder geval op de volgende punten:

• wordt het volledige auteursrecht overgedragen of slechts een deel?
• worden alleen de rechten op de huidige versie van de software overgedragen of ook die op eerdere en toekomstige versies, updates en upgrades?
• vallen ook documentatie, databases en interfaces onder de overdracht?

Onduidelijkheid hierover leidt vaak tot discussie achteraf over de rechten en bevoegdheden. In een M&A-context kan dit bovendien directe gevolgen hebben voor de waarde van de target.

Goed om te beseffen: de persoonlijkheidsrechten van de maker blijven ook na de overdracht van auteursrechten bij de maker berusten. Dit lichten we uitgebreid toe in blog #3 van deze serie.

• Wie is de rechthebbende?

Om de waarde van een target goed te bepalen en de overdracht op de juiste wijze te laten verlopen, is het essentieel om vast te stellen wie de rechthebbende is:

Software ontwikkeld door werknemers
De rechten liggen niet altijd automatisch bij de werkgever

In principe ligt het auteursrecht bij de maker. Maar als software binnen de functie van een werknemer is ontwikkeld, komen de rechten meestal aan de werkgever toe.

Controleer daarom in een due diligence:

• arbeidsovereenkomsten van developers
• functieomschrijvingen
• aanvullende IE-bedingen

Software ontwikkeld door externe partijen
Hier gaat het in de praktijk het vaakst mis

Software wordt vaak (deels) ontwikkeld door externe developers of softwarebedrijven. In dat geval ligt het auteursrecht in beginsel bij de ontwikkelaar. In onze praktijk zien we regelmatig dat wordt aangenomen dat de rechten bij de target liggen, terwijl slechts een licentie voor het gebruik van de software is verkregen.

Controleer daarom:

• of overdrachtsakten zijn gesloten met externe ontwikkelaars
• of deze volledig en correct zijn geformuleerd
• of de software zelfstandig kan worden geëxploiteerd, zonder afhankelijkheid van de ontwikkelaar

Controleer óók of de ‘chain of title’ (de keten van opeenvolgende, rechtsgeldige overdrachten vanaf de oorspronkelijk rechthebbende tot aan de target) sluitend is én of de overdragende partij beschikkingsbevoegd is.

Hierover leest u meer in blog 2 en blog 3 van deze serie.

• Licenties op software   
  Een licentie kan beperkingen bevatten die de transactie raken 

De rechten op software wordt meestal niet overgedragen, maar in licentie gegeven. De omvang van het gebruiksrecht wordt bepaald door de licentievoorwaarden.

Ga daarom na of sprake is van beperkingen ten aanzien van:

• aantal gebruikers
• duur van de licentie
• geografische reikwijdte
• het mogen verstrekken van sublicenties
• onderhoud en updates
• de mogelijkheden voor doorontwikkeling

Controleer ook of de licentie overdraagbaar is of eindigt bij change of control.

• Open source software
  Open source kan verplichtingen opleggen die impact hebben op de hele software

Als de target open source software of componenten daarvan gebruikt, kan dit bepaalde verplichtingen met zich meebrengen. Dat een software ‘open source’ beschikbaar is, betekent namelijk niet dat er geen auteursrechten op deze software rusten. De maker ervan heeft er alleen voor gekozen om de software onder bepaalde voorwaarden ter beschikking te stellen aan anderen in de vorm van een licentie.

Veelvoorkomende voorwaarden zijn:

• verplichting om eigen software ook open source te maken (copyleft-licenties)
• weinig gebruiksvoorwaarden, maar een uitsluiting van aansprakelijkheid (permissieve licenties)
• het moeten doorleggen van verplichtingen richting eindgebruikers
• verplichte naamsvermelding van de maker

Controleer de licentievoorwaarden zorgvuldig, om auteursrechtinbreuk te voorkomen!

• Broncode-escrow of back-up
  Zonder toegang tot broncode kan software waardeloos worden

Naast de juridische rechten op software is ook de toegang tot de broncode essentieel. Ook moet worden gewaarborgd dat de koper na de overdracht voldoende kennis en capaciteit heeft om de software te gebruiken en te onderhouden.

Is de target afhankelijk van software die door een derde partij wordt ontwikkeld of onderhouden, dan brengt dat risico’s met zich mee. Bij faillissement of beëindiging van de relatie kan de toegang tot de software of tot toekomstige updates verloren gaan.

Een ‘escrowregeling’ kan dit risico beperken. Deze zorgt ervoor dat de licentienemer onder bepaalde omstandigheden, zoals bij faillissement van de ontwikkelaar, toegang krijgt tot de broncode. Dit biedt kopers zekerheid voor onderhoud en doorontwikkeling op de lange termijn.

Controleer:

• of een escrowregeling of back-up bestaat
• welke versie is opgeslagen
• wanneer de broncode wordt vrijgegeven
• de voorwaarden voor toegang tot en overdracht van de back-up
  

Samenvattend

Software speelt in veel ondernemingen een sleutelrol, maar de juridische positie is niet altijd eenvoudig. Daarom adviseren we om in een vroeg stadium duidelijkheid te krijgen over:

• wie de (auteurs)rechthebbende is op de software
• of de rechten rechtsgeldig zijn overgedragen
• of sprake is van exclusieve rechten of slechts een licentie
• of de software zelfstandig kan worden geëxploiteerd
• of toegang tot de software en broncode is gewaarborgd, bijvoorbeeld via escrow of een back-up

Een grondige analyse van deze punten voorkomt dat na closing blijkt dat de target niet volledig beschikt over de rechten die partijen vooraf hadden verondersteld.

In de volgende blog (#5) gaan we in op andere immateriële activa, zoals bedrijfsgeheimen en knowhow.

Vragen of  een keer sparren over uw situatie? Neem contact op met Nanda Ruyters (nruyters@bright-ip.nl) en Anne de Laat (adelaat@bright-ip.nl) of bel 076-5300050.