#5 Overdracht van onzichtbare activa: knowhow en bedrijfsgeheimen in de M&A-praktijk

Door Nanda Ruyters, advocaat

Naast klassieke IE-rechten zoals merken, auteursrechten en octrooien, spelen in overname-transacties ook bedrijfsgeheimen en knowhow vaak een cruciale rol. Deze categorie verdient bijzondere aandacht. Waar IE-rechten meestal formeel overdraagbaar zijn, ligt dat bij bedrijfsgeheimen en knowhow anders en complexer. Dit brengt specifieke risico’s met zich mee in overname-transacties. In blog 5 (5/6) uit de serie ‘IE en overnames’ gaan we daar dieper op in: we kijken naar de juridische kwalificatie van bedrijfsgeheimen en knowhow en bespreken de belangrijkste juridische en praktische aandachtspunten bij overdracht in een M&A-context.

Ook lezen uit deze serie:

• Blog 1  | Welke IE-rechten zijn relevant bij een overname?
• Blog 2  | Waar berusten de IE-rechten en wie mag deze exploiteren?
• Blog 3  | Overdracht van IE-rechten: juridische valkuilen en best practices
• Blog 4  | Overdracht van (rechten op) software
• Blog 6  | IE aandachtspunten bij commerciële contracten in overnames

Wat zijn bedrijfsgeheimen en knowhow?

Bedrijfsgeheimen zijn in Nederland beschermd op grond van de ‘Wet bescherming bedrijfsgeheimen’ (Wbb). Er is sprake van een bedrijfsgeheim als de informatie:

• geheim is (niet algemeen bekend of eenvoudig toegankelijk);
• handelswaarde heeft doordat zij geheim is; en
• onderworpen is aan redelijke maatregelen om haar geheim te houden.

‘Knowhow’ is een breder begrip en omvat vaak praktische kennis, ervaring en vaardigheden die niet noodzakelijkerwijs als formeel IE-recht kwalificeren, maar wél commercieel waardevol zijn. Denk aan productieprocessen, recepturen, klantdata, algoritmes of interne werkwijzen. Knowhow is geen vastomlijnd wettelijk begrip, maar wordt vaak contractueel gedefinieerd.

In tegenstelling tot IEa-rechten is bij bedrijfsgeheimen en knowhow geen sprake van een exclusief absoluut recht, maar van een feitelijke beschermingspositie die afhankelijk is van (contractuele) geheimhouding.

Geen klassieke overdracht: wat gebeurt er juridisch bij een overname?

Waar IE-rechten vermogensrechten zijn die in beginsel overdraagbaar zijn, ligt dat bij bedrijfsgeheimen en knowhow genuanceerder. Bedrijfsgeheimen zijn niet goederenrechtelijk overdraagbaar. Overdracht vindt in plaats daarvan feitelijk plaats door:

• het verschaffen van toegang tot de informatie; en
• het contractueel regelen van gebruik en geheimhouding.

Met andere woorden: de ‘overdracht’ van een bedrijfsgeheim is juridisch gezien primair een combinatie van contractuele afspraken en het verschaffen van feitelijke controle over de vertrouwelijke informatie.

Dit betekent ook dat de waarde van bedrijfsgeheimen sterk afhankelijk is van de vraag of de geheimhouding ook daadwerkelijk behouden blijft.

Belang van geheimhoudingsmaatregelen

Een cruciaal wettelijk vereiste voor bescherming als bedrijfsgeheim is dat de houder redelijke maatregelen heeft genomen om de vertrouwelijke informatie ook daadwerkelijk geheim te houden. In de context van een overname is dit een belangrijk due diligence-punt. Als dergelijke maatregelen ontbreken, dan:

• vervalt de bescherming als bedrijfsgeheim; en
• kan de informatie vrijelijk door derden worden gebruikt.

Bij de bescherming van bedrijfsgeheimen gaat het vaak om een mix van maatregelen die de vertrouwelijkheid waarborgen, zoals:

Contractueel: afspraken over geheimhouding in arbeidsovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten (NDA’s);

Digitaal: gebruik van wachtwoorden, tweestapsverificatie, encryptie en beperkte toegang tot netwerkmappen (need-to-know-beleid);

Fysiek: afgesloten archieven, toegangsbeperkingen, camerabewaking, receptie beheer en een clean desk policy;

Organisatorisch: het expliciet identificeren van bedrijfsgeheimen, het registreren daarvan en het trainen van medewerkers op het gebied van geheimhouding.

Zonder dergelijke waarborgen is de overdracht van bedrijfsgeheimen in feite leeg: wat wordt overgedragen, kan immers al publiek zijn (of onvoldoende beschermd).

Contractuele borging bij overdracht

Omdat er geen goederenrechtelijke overdracht plaatsvindt, is goede contractuele vastlegging essentieel. In de transactiedocumentatie wordt daarom meestal vastgelegd:

• welke bedrijfsgeheimen en knowhow onderdeel zijn van de transactie;
• dat deze informatie vertrouwelijk is;
• dat de verkoper deze informatie mag delen;
• dat er geen rechten van derden op rusten; en
• dat passende geheimhoudingsmaatregelen zijn genomen (en hoe).

Ook worden vaak garanties en vrijwaringen opgenomen, bijvoorbeeld over:

• de volledigheid van de overgedragen knowhow;
• het ontbreken van ongeautoriseerde disclosures;
• de naleving van geheimhoudingsverplichtingen door werknemers en andere contractpartners;
• en het feit dat ook de verkoper na closing gebonden blijft aan geheimhouding en non-use.

Praktische valkuilen in de praktijk

Bij bedrijfsgeheimen ligt de kern van due diligence-onderzoek niet in registers, maar in de praktijk. We zien bij bedrijfsgeheimen en knowhow regelmatig de volgende knelpunten (waar in een due diligence dus aandacht aan moet worden besteed):

Onvoldoende documentatie
Knowhow zit vaak ‘in de hoofden’ van werknemers (‘knowledge in heads’) en is niet goed gedocumenteerd. Dit bemoeilijkt zowel de overdracht als de waardering.

• Check: is de knowhow vastgelegd?

Afhankelijkheid van sleutelpersonen
Als cruciale kennis bij specifieke werknemers zit, kan hun vertrek de waarde van de transactie aanzienlijk aantasten. Een mogelijke oplossing is een retention- of incentive-regeling, waarbij sleutelpersonen worden gestimuleerd om gedurende (en na) de transitie betrokken te blijven.

• Check: is er sprake van afhankelijkheid van sleutelpersonen?

Gebrekkige NDA-structuur
Ontbrekende of verouderde geheimhoudingsovereenkomsten met (ex-)werknemers en andere partijen kunnen ertoe leiden dat vertrouwelijke informatie niet of onvoldoende beschermd is.

• Check: zijn er actuele en afdwingbare geheimhoudingsovereenkomsten?

Onvoldoende IT-beveiliging of andere maatregelen
Zonder adequate technische of organisatorische maatregelen (Wbb-criterium) komt de bescherming van vertrouwelijke informatie in het gedrang.

• Check: zijn er passende maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid te borgen?

Vermenging met IE-rechten
Knowhow en IE-rechten lopen vaak door elkaar. Onduidelijkheid over wat onder welk regime valt, kan leiden tot hiaten in de bescherming of onbedoelde openbaarmaking.

• Check: is duidelijk welke informatie onder welk juridisch regime valt?

Bedrijfsgeheimen in de dataroom

Een specifiek aandachtspunt in transacties is het delen van bedrijfsgeheimen in de dataroom. Daarbij spelen onder meer de volgende risico’s:

• verlies van geheimhouding door te brede toegang;
• gebruik van informatie door concurrerende kopers;
• onomkeerbare openbaarmaking.

Best practices zijn onder meer:

• werken met gefaseerde toegang (staged disclosure);
• inzet van clean teams voor gevoelige informatie (speciaal samengestelde, strikt afgeschermde groepen die gevoelige informatie mogen inzien, zonder dat deze direct wordt gedeeld met de commerciële beslissers van de koper);
• strikte NDA’s met gebruiksbeperkingen;
• logging en controle van toegang.

Kortom

Bedrijfsgeheimen en knowhow spelen in veel ondernemingen een sleutelrol, maar de juridische positie is vaak minder eenduidig dan bij klassieke IE-rechten. Juist daarom is het belangrijk om al vroeg goed scherp te hebben wat er precies wordt overgedragen. Welke bedrijfsgeheimen en knowhow maken onderdeel uit van de transactie? Zijn die goed vastgelegd en voldoende beschermd? Welke geheimhoudingsmaatregelen zijn er getroffen, contractueel, technisch en organisatorisch? En hoe afhankelijk is de onderneming van sleutelpersonen?

Ook de manier waarop met vertrouwelijke informatie wordt omgegaan tijdens het dataroomproces verdient aandacht.

Een zorgvuldige check op al deze punten voorkomt dat pas na closing blijkt dat de waarde van deze immateriële activa tegenvalt of niet exclusief kan worden benut.

Vragen of  een keer sparren over uw situatie? Neem contact op met Nanda Ruyters (nruyters@bright-ip.nl) of één van onze andere advocaten of bel 076-5300050.