13 april 2026
#6 IE aandachtspunten bij commerciële contracten in overnames
Door Rebecca van der Lugt, advocaat
Nadat in een overname aandacht is besteed aan de inventarisatie van de relevante IE-rechten, spelen IE-rechten vaak ook een rol in commerciële contracten. Denk hierbij aan:
- Belangrijke licentieafspraken voor het gebruik van IE-rechten
- Afspraken over IE-rechten in distributieovereenkomsten
- R&D-afspraken
- Eventuele co-existentieafspraken met een andere marktspeler
Deze afspraken kunnen essentieel zijn voor de toekomstige exploitatie van de target óf deze toekomstige exploitatie juist beperken. Naast de inventarisatie van IE-rechten dienen ook de IE-aspecten in de commerciële contracten dus zorgvuldig te worden gecheckt.
In deze laatste blog van deze blogserie ‘IE & Overnames – inzichten voor de transactiepraktijk’ ga ik in op deze IE-aspecten in commerciële contracten.
Ook lezen uit deze serie:
- Blog 1 | Welke IE-rechten zijn relevant bij een overname?
- Blog 2 | Waar berusten de IE-rechten en wie mag deze exploiteren?
- Blog 3 | Overdracht van IE-rechten: juridische valkuilen en best practices
- Blog 4 | Overdracht van (rechten op) software
- Blog 5 | Overdracht van onzichtbare activa: knowhow en bedrijfsgeheimen
Licentieovereenkomst
Met een licentie verleent de licentiegever toestemming aan licentienemer om bijvoorbeeld een IE-recht, knowhow of andere rechten, exclusief of niet-exclusief, te gebruiken. In de context van een overname is het belangrijk om niet alleen vast te stellen dát een licentie bestaat, maar vooral ook wat de reikwijdte daarvan is en hoe deze zich verhoudt tot de voorgenomen exploitatie van de target door de koper.
Een licentie is in beginsel vormvrij en kan dus ook mondeling tot stand komen. Dit betekent dat ook zonder schriftelijke overeenkomst sprake kan zijn van bindende licentieafspraken.
Check onder meer:
- of de licentie exclusief is of niet, en of de exclusiviteit aan voorwaarden is gekoppeld;
- of sub licenties zijn toegestaan;
- de territoriale reikwijdte en eventuele beperkingen tot bepaalde markten, een bepaalde doelgroep of een bepaalde toepassing;
- de duur van de licentie en de mogelijkheden tot beëindiging;
- of de licentie overdraagbaar is of persoonsgebonden;
- of het gebruik van essentiële IE-rechten of knowhow afhankelijk is van deze licentie.
Een belangrijke valkuil is dat de target geen eigenaar is van essentiële IE-rechten maar slechts licentienemer. In dat geval is de waarde van de onderneming mede afhankelijk van de continuïteit en overdraagbaarheid van die licentie.
Distributieovereenkomst
Distributieovereenkomsten bevatten vaak bepalingen die direct of indirect verband houden met IE-rechten. Ze raken daarmee niet alleen de mogelijkheid tot het verhandelen van de betreffende producten, maar ook het gebruik en de bescherming van de IE-portefeuille van de leverancier. Zo wordt doorgaans geregeld onder welke voorwaarden producten onder een merknaam mogen worden verkocht en in hoeverre gebruik mag worden gemaakt van logo’s, handelsnamen, labels en promotiemateriaal, al dan niet conform brand guidelines en kwaliteitseisen.
Daarnaast bevatten distributieovereenkomsten vaak afspraken over territorium, (al dan niet voorwaardelijke) exclusiviteit, non-concurrentie en beëindiging, die van invloed zijn op de reikwijdte en duur van het gebruik van IE-rechten.
Check onder meer:
- of exclusiviteit is overeengekomen en onder welke voorwaarden (gebied, producten, doelgroep);
- of er bepaalde beëindigingsclausules zijn opgenomen;
- of het gebruik van essentiële IE-rechten of knowhow afhankelijk is van de distributieovereenkomst;
- of non-concurrentiebedingen of relatiebedingen zijn opgenomen.
Onvoldoende duidelijkheid over de looptijd, gebruik van IE-rechten, exclusiviteit, non-concurrentie en beeindiging, kan leiden tot onverwachte beperkingen van de exploitatiemogelijkheden post closing.
R&D afspraken
Onderzoeks- en ontwikkelingssamenwerkingen (R&D) leiden bij het ontstaan van nieuwe uitvindingen, technologie of creaties vaak tot nieuwe intellectuele eigendomsrechten. Denk hierbij aan octrooien, modellen en auteursrechten. Deze R&D overeenkomsten of (mondelinge) afspraken bevatten vaak bepalingen over de rechthebbende op bestaande en toekomstige IE-rechten, evenals over het gebruik daarvan.
Check onder meer:
- wie rechthebbende is op bestaande en toekomstige IE-rechten;
- of sprake is van gezamenlijk eigendom en wat dit betekent voor exploitatie;
- welke gebruiksrechten aan de samenwerkingspartner zijn verleend;
- of er beperkingen gelden voor verdere ontwikkeling of commercialisering;
Co-existentieafspraken
Co-existentieafspraken ontstaan vaak naar aanleiding van een conflict over IE-rechten, meer in het bijzonder merkenrechten, en regelen onder welke voorwaarden partijen naast elkaar gebruik mogen maken van identieke of overeenstemmende tekens of andere IE-rechten.
Dergelijke afspraken kunnen aanzienlijke beperkingen bevatten met betrekking tot de exploitatie van de target, zoals:
- geografische afbakening;
- beperking tot specifieke producten of diensten;
- beperking tot bepaalde doelgroep;
- verplichtingen om bepaalde tekens of branding niet te gebruiken;
- afspraken over toekomstige (merk)aanvragen en handhaving.
Voor een koper van een target waar IE-rechten en met name merkrechten een rol spelen, is het dan ook belangrijk om na te gaan of er co-existentieafspraken zijn gemaakt en of en hoe deze afspraken de toekomstige exploitatie en groei van de target beperken.
Overdraagbaarheid en change of control
Nadat in kaart is gebracht welke bepalingen in de commerciële contracten relevant zijn met betrekking tot IE-rechten, het gebruik van IE-rechten door de target én de toekomstige exploitatie van de target, dient ook te worden gekeken naar de overdraagbaarheid van deze gemaakte afspraken. Als het wenselijk is om de afspraken na closing te behouden, dient te worden gecheckt of deze afspraken ook kunnen worden overgedragen. In veel commerciële contracten is bovendien een ‘change or control’ bepaling opgenomen, waarbij er vaak toestemming van de contractspartij nodig is om de afspraken over te dragen.
Als het niet wenselijk is om de gemaakte afspraken te behouden, dient te worden nagegaan of de overeenkomst kan worden opgezegd of worden beëindigd. Dit kan zowel voorafgaand aan als na closing.
Kortom
IE-rechten spelen niet alleen een rol als zelfstandige activa, maar zijn vaak verweven in commerciële contracten die essentieel zijn voor de exploitatie van de target.
Een zorgvuldige analyse van deze contracten is noodzakelijk om vast te stellen:
- of de target daadwerkelijk beschikt over de benodigde gebruiksrechten;
- of deze rechten overdraagbaar zijn;
- en of er contractuele beperkingen bestaan die de exploitatie na closing kunnen beïnvloeden.
Zonder deze analyse bestaat het risico dat de koper na closing wordt geconfronteerd met beperkingen in het gebruik van belangrijke IE-rechten, of zelfs met het wegvallen van deze rechten.
Sluitstuk van deze blogserie
Met deze 6e blog sluiten we onze blogserie ‘IE & Overnames – inzichten voor de transactiepraktijk’ af. In blog 1 en blog 2 lag de focus op het identificeren van IE-rechten en de rechthebbende. In blog 3 en blog 4 zoomden we in op de overdracht en specifieke aandachtspunten bij software. In blog 5 ging over minder zichtbare activa zoals knowhow en bedrijfsgeheimen.
In deze 6e blog zagen we dat de feitelijke exploitatie van al deze rechten in belangrijke mate ook wordt bepaald door de contractuele afspraken waarin zij zijn ingebed. Juist in die samenhang ligt de kern van IE-rechten in de transactiepraktijk:
Het is niet alleen de vraag óf IE-rechten bestaan en of deze overdraagbaar zijn, maar ook onder welke voorwaarden zij na closing kunnen worden gebruikt.
Een integrale benadering van IE-rechten binnen een overname, waarin zowel de IE-rechten, de overdracht daarvan, de commerciële contracten en de feitelijke exploitatie van de target in samenhang worden beoordeeld, is dan ook van groot belang. Alleen zo ontstaat tenslotte voldoende inzicht in de mogelijkheden, risico’s en aandachtspunten van de IE-positie van de target.
Vragen of een keer sparren over uw situatie? Neem contact op met Rebecca van der Lugt via rvanderlugt@bright-ip.nl of 076-5300050.
