#1 Welke IE-rechten zijn relevant bij een overname?

Door Rebecca van der Lugt, advocaat 

In een overnametraject, en met name in het due diligence traject, ligt de nadruk veelal op financiële en fiscale aspecten, commerciële contracten, de juridische structuur en interne organisatie en lopende geschillen. Intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) blijven daarbij regelmatig onderbelicht, terwijl zij juist essentieel kunnen zijn voor de waardering van de onderneming én voor wat de koper na closing daadwerkelijk kan exploiteren. Dat maakt IE-rechten een onderwerp dat in overnametransacties expliciet aandacht verdient. Reden genoeg om hierbij stil te staan.

In deze eerste blog (1/6) van deze serie ‘IE en Overnames – inzichten voor de transactiepraktijk’  geven we een overzicht van de belangrijkste IE-rechten die in overnametransacties een rol kunnen spelen.

Ook lezen uit deze serie:

• Blog 2  | Waar berusten de IE-rechten en wie mag deze exploiteren?
• Blog 3  | Overdracht van IE-rechten: juridische valkuilen en best practices
• Blog 4  | Overdracht van (rechten op) software
• Blog 5  |Overdracht van onzichtbare activa: knowhow en bedrijfsgeheimen in de M&A-praktijk
• Blog 6  | IE aandachtspunten bij commerciële contracten in overnames

Wat zijn IE-rechten?

IE-rechten zijn exclusieve rechten op werken, uitvindingen en andere intellectuele creaties of onderscheidende prestaties. Deze rechten geven de rechthebbende de exclusieve bevoegdheid om de creatie te exploiteren en derden daarvan uit te sluiten.

IE-rechten hebben een territoriale werking: een geldig IE-recht kan slechts worden ingeroepen tegen derden binnen het grondgebied waarvoor het recht is verleend, ontstaan of geregistreerd. Dit grondgebied overschrijdt vaak landsgrenzen, denk aan een Benelux merkrecht of een Europees merkrecht. Dit brengt mee dat bij de beoordeling en handhaving van IE-rechten zowel nationale als internationale wet- en regelgeving in aanmerking moet worden genomen. Wij gaan in deze blogserie echter uit van Nederlands recht.

In M&A-transacties zijn IE-rechten vaak waardevolle activa, die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de waardering van de target en noodzakelijk zijn voor de verdere exploitatie van de overgenomen onderneming post-closing. Onvoldoende of onvolledige beoordeling van deze IE-rechten brengen aanzienlijke juridische en commerciële risico’s met zich mee. Voorbeelden hiervan zijn het risico dat bepaalde rechten niet blijken te bestaan, niet overdraagbaar zijn of niet correct zijn overgedragen, een (te) beperkt beschermingsbereik hebben of reeds zijn verlopen.

We zetten de IE-rechten die in een overnametransactie een belangrijke rol kunnen spelen hieronder op een rij.

• Auteursrecht

Het auteursrecht beschermt originele werken van letterkunde, wetenschap en kunst die een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en een persoonlijke stempel van de maker dragen. In Nederland is dit geregeld in de Auteurswet (Aw). Voorbeelden van auteursrechtelijk beschermde werken zijn onder andere teksten, foto’s, teksten, foto’s, muziek, software en kunstwerken.

Het auteursrecht ontstaat van rechtswege bij de maker bij de totstandkoming van een werk; registratie is hiervoor dus niet vereist. Het is daarom belangrijk om vast te stellen wie de maker is van het werk, bijvoorbeeld in het geval het werk in een dienstverband of in opdracht van een derde is gecreëerd. Daarnaast bestaat het auteursrecht uit twee delen: het exploitatierecht (het recht om het werk te verveelvoudigen en openbaar te maken) en de persoonlijkheidsrechten (waaronder het recht op naamsvermelding en het recht zicht te verzetten tegen wijzigingen en aantasting van het werk).

Duur? Het auteursrecht geldt tot 70 jaar na de dood van de maker als natuurlijk persoon of 70 jaar na de openbaarmaking van het werk door de maker als rechtspersoon.

• Handelsnaamrecht

De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming feitelijk wordt gedreven. Op grond van de Handelsnaamwet (Hnw) ontstaat bescherming door rechtmatig gebruik van de handelsnaam in het economisch verkeer. Inschrijving van de handelsnaam in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is daarvoor geen vereiste en vormt hooguit een aanwijzing dat de onderneming onder die naam actief is.

Duur? Het Handelsnaamrecht geldt zo lang deze wordt gevoerd.

• Merken

Een merk is een onderscheidend teken, woord, logo, symbool, kleur, vorm etc. dat een product of dienst van een onderneming of persoon identificeert en onderscheidt van de producten en diensten van de concurrenten. Het merkenrecht is in de Benelux geregeld in het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) en in Europa in de Europese Uniemerkenverordening (UmVo). Via een Uniemerk kan bescherming in één keer voor de gehele EU worden verkregen. Voor geldig merkrecht is registratie daarvan in de relevante merkenregisters vereist.

Duur? Een merkinschrijving geldt voor de duur van 10 jaar en kan na die periode steeds voor 10 jaar worden verlengd.

• (Geregistreerde) Modellen

Het modelrecht beschermt het uiterlijk en de vormgeving van een voortbrengsel, zoals de vorm, lijnen, kleuren en contouren van een (deel van een) product of productverpakking, mits deze nieuw is en een eigen karakter heeft. De bescherming van het modelrecht is in de Benelux geregeld in het BVIE en in Europa in de Uniemodellenverordening (UModVo). Via een Uniemodel kan bescherming in één keer voor de gehele EU worden verkregen. Om een geldig ingeschreven modelrecht te verkrijgen is registratie daarvan in de relevante modellenregisters vereist.

Duur geregistreerd modelrecht? Een modelinschrijving geldt voor de duur van vijf jaar en kan steeds met vijf jaar worden verlengd tot een maximale periode van 25 jaar.

Naast het ingeschreven modelrecht kan het uiterlijk en de vormgeving van een voortbrengsel of een deel daarvan ook worden beschermd door een niet-geregistreerd modelrecht. Deze bescherming ontstaat automatisch als aan de daarvoor geldende voorwaarden (nieuw en eigen karakter) is voldaan.

Duur niet-geregistreerd modelrecht? Dit modelrecht geldt 3 jaar na het ontstaan van het model.

• Octrooien

Een octrooi (ook wel patent genoemd) verleent de houder een exclusief recht om een technische uitvinding te exploiteren. De uitvinding dient nieuw, inventief en industrieel toepasbaar te zijn. Octrooien kunnen worden aangevraagd en verleend op nationaal niveau, internationaal niveau, maar ook op Europees niveau (als Europees octrooi dan wel als unitair octrooi). De regelgeving omtrent een Nederlands octrooi is vastgelegd in de Rijksoctrooiwet (ROW).

Duur? Een octrooi geldt in de meeste gevallen voor een periode van twintig jaar.

Kort en goed

Het spectrum aan IE-rechten dat in overnametransacties een rol kan spelen loopt uiteen. Elk recht kent een eigen regime voor het ontstaan, de bescherming en de exploitatie. Voor internationaal opererende ondernemingen geldt bovendien dat de reikwijdte en bescherming sterk kan verschillen per jurisdictie.

Het is daarom van belang een IE-specialist te laten checken welke IE-rechten aanwezig zijn, of deze correct zijn geregistreerd of beschermd en welke jurisdicties relevant zijn. De rechtsgeldige overdracht van IE-rechten, een onderwerp van groot belang in transacties, komt uitvoerig aan bod in blog 3 van deze serie.

Heb je vragen of wil je een keer sparren over jouw situatie? Neem contact op met Nanda Ruyters (nruyters@bright-ip.nl) en Rebecca van der Lugt (rvanderlugt@bright-ip.nl) of bel 076-5300050.