Van merk naar soortnaam: wat betekent ‘effe bollen’ voor het merkenrecht?

Met de campagne ‘effe bollen’ moedigt bol consumenten aan om het merk als werkwoord te gebruiken: online winkelen bij bol. Een creatieve zet, maar is het merkenrechtelijk wel verstandig?

Wat doet een merk?

Een merk heeft als kernfunctie het onderscheiden van producten en diensten van de ene onderneming van die van een andere. Als consumenten bij het horen van ‘bol’ direct denken aan de webwinkel bol, functioneert het merk als herkomstaanduiding. Maar als ‘bollen’ een synoniem wordt voor ‘online winkelen’ – ongeacht bij welke webshop – verliest het merk zijn onderscheidende kracht.

Het risico: verwording tot soortnaam

De grootste bedreiging voor een merk is verwording tot soortnaam. Op grond van artikel 2.27 lid 1 sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) kan een merkrecht vervallen worden verklaard wanneer het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder de gebruikelijke benaming is geworden voor de waar of dienst waarvoor het is ingeschreven.

Dit is geen theoretisch risico. Bekende voorbeelden van merken die hun onderscheidingskracht verloren zijn ’thermos’ (oorspronkelijk een merk, nu de gangbare benaming voor een isoleerkan), ‘aspirine’ (inmiddels een soortnaam voor pijnstillers) en ‘walkman’ (van het merk van Sony tot een generieke aanduiding voor draagbare cassettespelers).

Googelen: een waarschuwend voorbeeld

Het meest vergelijkbare voorbeeld is ‘googelen’. Het werkwoord staat al jaren in Van Dale en wordt dagelijks gebruikt als synoniem voor ‘zoeken op het internet’, vaak zonder dat specifiek de zoekmachine van Google wordt bedoeld. De vraag of dit het merk Google tot soortnaam maakt, is juridisch nog niet definitief beantwoord in de Benelux. Maar het gebruik van een merk als werkwoord kan een signaal zijn dat het publiek het merk niet langer primair als herkomstaanduiding opvat, en vergroot daarmee het risico op verwording tot soortnaam.

Wat wordt van de merkhouder verwacht?

De wet vereist dat de verwording tot soortnaam aan het ’toedoen of nalaten’ van de merkhouder te wijten is. Niet tegen elk generiek gebruik hoeft te worden opgetreden, maar van de merkhouder wordt een naar omstandigheden redelijke inspanning verwacht. Dat betekent in de praktijk: het merk consistent als merk gebruiken, licentienemers aan strikte richtlijnen binden en actief optreden tegen derden die het merk beschrijvend of als soortnaam gebruiken.

Wat betekent dit voor bol?

Het aanmoedigen van het gebruik van een merk als werkwoord alleen leidt nog niet automatisch tot verval van het merkrecht. Maar beschrijvend gebruik van het merk wordt op deze manier wel gestimuleerd. Op het moment dat bol daarnaast nalaat het merk actief te bewaken, ontstaat er een risico.

De les: creatief merkgebruik mag, maar waakzaamheid blijft geboden. Wie consumenten aanmoedigt om te ‘bollen’, moet er ook voor zorgen dat het publiek ‘bollen’ blijft associëren met één specifieke webwinkel en niet met online winkelen in het algemeen.

Kunnen we je helpen?

Heb je vragen of wil je een keer sparren over jouw situatie? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.